您好!欢迎来到律辉知产维权网,一站式全方位服务平台!
注册   登录 咨询热线:13682544014
首页-律辉学院-企业法律知识

企业法律知识

oem是否属于商标性使用

发布时间:2019-12-03 11:32:33浏览次数:146

很多人都有困惑,到底在国内贴牌加工,是否属于商标性使用?如果属于,企业为国外企业代工是否存在侵犯他人商标权的风险?如果不属于,在中国注册的商标,核准注册的商品仅出口,不在国内进行销售,是否构成连续三年不使用的行为,存在被宣告无效的可能?

下面我们将通过两个案例来简析。

一、(2018)最高法行申8135号门富士有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理(商标)再审案件

案情介绍:门富士公司认为:第三人优赛普罗公司提供的相关证据均是围绕“定牌加工”产品的出口行为进行,优赛普罗公司提交的证据不能高度盖然性的证明其在2009年5月8日至2012年5月7日期间在中国生产加工的产品上贴附了第4538400号“USAPRO”商标,且优赛普罗公司“定牌加工”产品并未进入我国的商业流通领域,无法识别商品来源,不构成中国商标法意义上的商标使用。

法院认为:根据原审法院查明的事实及当事人申请再审理由,本案焦点问题为优赛普罗公司提供的证据能否证明其在指定期间内对于诉争商标进行了商标法意义上的使用。

《中华共和国商标法实施条例》(2002年修订,以下简称商标法实施条例)第三条规定,商标法和本条例所称的商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。本案中,上海台宏公司是优赛普罗公司的授权生产商,其受优赛普罗公司的委托在中国境内生产带有诉争商标的商品,上海台宏公司是优赛普罗公司具体生产行为的代理人,其在授权委托权限内,是以优赛普罗公司名义在相关商品上标注复审商标并出口。事实上,对上海台宏公司而言,其在国内以贴付等方式使相关商标标识附着于相关产品的行为仅为物理行为,其出口行为亦系为优赛普罗公司将相关商品销售至中国境外而为之;而对优赛普罗公司而言,其系通过上海台宏公司的物理加工行为进行生产行为和销售行为;对相关公众而言,此批产品的具体生产者和报关者为上海台宏公司,但商品的来源是优赛普罗公司,即商标权利人仍然是优赛普罗公司,优赛普罗公司享受该商标权带来的收益并承担相应的责任。因此上海台宏公司仅是具体的生产者和报关行为的办理者,商标法意义上的商标使用主体是优赛普罗公司。

本案中,根据当事人在诉讼过程中提供的证据,优赛普罗公司与其关联企业、母公司以及母公司授权采购商、授权制造商等的公证证明文件、授权制造商上海台宏进出口有限公司出具的声明及其于2009年5月8日至2012年5月7日期间使用诉争商标的订货单、海关出口报关单、装箱单、提货单、原产地证明等证明文件,原审法院认为以上证据虽部分为原件,部分为复印件,但证据之间可以相互印证形成完整的证据链,足以证明受委托方上海台宏进出口有限公司生产带有“USAPRO”商标的商品并报关并无不当。如前所述,上海台宏公司不是该商标商标法意义上的使用主体,商标法意义上的使用主体系商标权人优赛普罗公司,因此前述证据可以证明商标权人优赛普罗公司在被诉期间真实、有效地在核定使用商品上使用了诉争商标,不属于2001年商标法第四十四条中“连续三年停止使用的”这一情形。

二、(2016)最高法民再339号江苏常佳金峰动力机械有限公司、上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷再审

案情介绍:上柴公司向江苏省常州市中级人民法院(简称一审法院)提起诉讼称:使用在商品和服务国际分类第7类柴油机等商品上的“东风”商标,是上柴公司的注册商标,商标注册证为第100579号、第624089号,其商标专用权受法律保护。第100579号商标注册于1962年,经过上柴公司60年的连续使用及大量的广告宣传,在市场上享有较高知名度和商业信誉。1992年至2013年连续被上海市工商局认定为上海市著名商标,2000年被国家工商局商标局认定为驰名商标。常佳公司未经其许可,在柴油机等商品上擅自使用与其注册商标相同的商标,并生产制造大量假冒上柴公司“东风”牌柴油机等产品,已构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第五十二条第一项所述侵犯注册商标专用权行为。请求判令常佳公司:1.立即停止对上柴公司注册商标专用权的侵害;2.赔偿经济损失人民币105万元(含合理开支);3.承担本案诉讼费。

常佳公司答辩认为,常佳公司没有实施所谓的侵害上柴公司注册商标专用权行为,也未给上柴公司造成任何经济损失。上柴公司所称涉嫌侵权产品在2013年10月24日被常州海关扣押。在扣押之后,常州海关经过调查不能认定常佳公司的产品构成商标侵权,进行了放行,可以印证被扣押产品没有构成侵权。另外,常佳公司从事的是依据委托人的授权进行的定牌加工行为,定牌加工使用的是委托方提供的商标证书。该商标证书是委托方在印度尼西亚依法获得,并至今有效。常佳公司从事定牌加工行为生产的产品,根据授权书全部出口国外,不在国内进行销售,不在国内进入市场流通环节,不会给国内的相关商标造成误认混淆。请求驳回上柴公司的所有诉讼请求。

法院认为:商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。可见,商标的本质属性是其识别性或指示性,基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲,不用于识别或区分来源的商标使用行为,不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆,以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能,不构成商标法意义上的侵权行为。常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托,依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件,并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中,相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司,并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能,不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式,除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务,其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害,一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。

常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时,上柴公司与印尼PTADI公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理,印尼PTADI公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品,实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。况且,根据再审查明及上柴公司提交的证据,自2004-2007年期间,上柴公司亦是受印度尼西亚被许可方的委托出口“东风及图”商标的相关产品。在此情况下,常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务,对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益,并不造成实质影响。虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能,但归根到底,相关公众需求的并非商品标识本身,而是其指示或承载的商品及其良好品质。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量,也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害,并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。

 

通过上述两个最高法的案例,笔者认为在商标的行政确权案件中,OEM行为属于商标法规定的商标使用行为,不构成连续三年不使用的行为;而在商标侵权纠纷案件中,OEM行为则不属于商标法规定的商标使用行为,不构成对他人商标权的侵犯。


在线咨询
扫一扫

扫一扫
加关注

全国服务热线
13682544014

返回顶部