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丁律师:投资与并购知识产权尽职调查中需关注的专利问题

发布时间:2019-09-29 17:29:48浏览次数:32

在投资与并购过程中,投资人如果投资一家科技型公司,吸引投资人的一点是被投资与并购公司的专利技术,而专利技术的价值往往决定了投资人对被投资与并购公司的估值,甚至决定了投资人是否要投资这家公司,根据笔者近年来为投资机构做尽调和诉讼过程中发现的风险,有必要进行汇总和梳理,供同行在做尽职调查时参考,也为投资人做投资决策时最大限度避免风险,合理确定被投资与并购企业的估值提供参考。

 

一、专利的有效性:

专利授权后并非一直有效,有几种情况会使专利失效。第一种情况是:在中国专利局申请的专利获得授权后,需要每年向专利局缴纳年费以维持专利的有效性,一旦专利权人没有按时向专利局缴纳年费并且超过了6个月的滞纳金期限和两个月的恢复期,则视为专利权人放弃专利权;第二种情况是:专利权人以书面声明放弃其专利权;第三种情况是:专利被授权后任何人都可以对专利提出无效宣告申请,一旦专利被宣告无效,则视为该专利自始不存在。正是基于上述情形,我们在尽职调查时不能仅仅审查权利人提供的一本专利证书就判断专利是否有效,因为,即使专利失效或无效,专利局也不会收回专利权人手上原有的专利证书,仅凭核实专利证书无法排除上述专利有效性的风险。所以,在尽职调查时还应该登录国家知识产权局专利局官方网站进行核查专利的最新状态,甚至申请专利登记簿副本,在国务院专利行政部门提供的专利登记簿副本里面会详细记载涉案专利的最新有效性信息。

 

二、专利的剩余有效期:

    专利获得授权后,是有保护时限要求的,发明专利的保护时间是20年,实用新型和外观设计的保护时间是10年,自申请日起开始计算,超过法定的保护时间,该专利就不能获得法律保护,专利技术变成公有技术,任何人都可以使用。

专利剩余有效期的时间长短会影响被投资与并购企业的估值。

 

三、专利的权利人:

专利授权后,原权利人可以通过协议的方式将专利权利转让给他人,所以,在尽职调查时也不能仅仅审查权利人提供的一本专利证书就判断其是否是真实的权利人,还应该登录专利局官网去核查专利的最新状态,甚至申请专利登记簿副本,在专利登记簿副本里面会详细记载下列与专利申请和专利权有关的信息 (一)专利权的授予; (二)专利申请权、专利权的转移; (三)专利权的质押、保全及其解除; (四)专利实施许可合同的备案; (五)专利权的无效宣告; (六)专利权的终止; (七)专利权的恢复; (八)专利实施的强制许可; (九)专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。

专利的权利还存在共有的情况,就是两个以上单位或者个人共同享有一项专利权。根据笔者处理过的诉讼案件经验,专利权共有可能会存在以下风险:1)共有人均可以实施专利权。这种情况会导致,被投资与并购的公司作为共同专利权人时,不具有专利技术独占的市场垄断性,并且由于各个共有专利权人的自身实力、生产能力和已有销售渠道的不同,也可能导致各共有人通过专利实施所获得的收益未必与其在共有专利技术研发中所做出的贡献相当,甚至于显失公平。  2共有专利权许可实施过程中的风险。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条规定:技术开发合同当事人依照合同法的规定或者约定自行实施专利或使用技术秘密,但因其不具备独立实施专利或者使用技术秘密的条件,以一个普通许可方式许可他人实施或者使用的,可以准许,根据该法律规定,作为共有权人会存在两个风险点,其一是:没有实施能力的一方共有人可普通许可一家第三方实施,这个第三方法律没有限定,没有实施能力的共有人将专利技术许可给其他共有人(被投资与并购公司)的竞争对手的可能性是非常大的。第二个风险点是,专利许可必须经全体共有人同意。如果被投资与并购公司计划将专利技术进行许可,就一定要经过共有权利人同意。但各共有人对于共有专利是否同意许可、许可方式和许可费数额可能产生分歧,甚至有个别共有人为了自己的利益故意阻止共有专利权的许可实施。因此,对于共有专利权存在着许可实施难或者合理的许可实施无法得到满足的风险。3)共有专利权转让的风险。对于专利权的转让,法律规定:未经其他共有人的同意不得转让。这也为专利的转让设置了障碍。在笔者处理的尽职调查案例中,许多共有专利是企业与高校或国家科研院所进行产学研合作,共同开发后共同作为权利人申请的,由于高校或国家科研院所的性质决定了,为了避免承担国有资产流失的责任,在涉及专利转让时都需要非常谨慎。

 

四、专利是否属于其他公司职务发明:

   这点是笔者要重点说明的,也是在尽职调查中非常容易忽视的一点,而一旦忽视职务发明的问题对于投资人的打击将是非常大的。根据专利法实施细则第12条规定:退职、退休或者调动工作后1年内做出的、与其在原单位承担的本职工作或者单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明。而被尽调公司申请的专利一旦被认定属于发明人原单位的职务发明,那么该专利的真正权利人就不再是专利证书或专利登记簿上记载的权利人,而应该是该专利中发明人的原单位。

笔者处理过的诉讼案件中就遇到过该问题,发明人从原工作单位离职,创办新的公司开始创业,发明人心想既然已经从原工作单位离职了就和原工作单位不再有任何关系,于是作为发明人申请了大量专利。恰巧,这些专利的申请日期距离他从原工作单位离职的日期不满一年,而且申请的这些专利涉及的技术又与该发明人在原工作单位承担的本职工作相关,所以最终被法院认定相关专利技术属于职务发明,专利权属于发明人的原工作单位。这下就麻烦了,不但申请的专利被原工作单位以职务发明夺走了,自己公司的产品还面临专利侵权风险,因为,上述专利的保护范围和记载的技术方案就是自己公司现在生产销售的产品。所以,我们在为投资人提供知识产权尽职调查法律服务时,还需要核实被尽调公司名下的专利中,是否存在发明人构成职务发明的问题,并向投资人充分披露风险。

 

五、专利技术是否存在委托开发或合作开发的情况;

在尽职调查时,需要核查被尽调公司的专利是否存在委托开发的情况。根据合同法第339条规定:“委托开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。 如果在尽调时发现被投资与并购的公司申请专利的技术存在委托开发的情况,要尽快披露给投资人,要求目标公司与研究开发方签订协议,约定委托开发完成的发明创造的申请专利权属于目标公司。否则,该专利权就有被研究开发方夺走的风险。

在尽职调查时,需要核查被尽调公司的专利是否存在合作开发的情况。根据合同法第340条规定:“合作开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。合作开发的当事人一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。所以,在尽调时发现目标公司技术存在合作开发的情况,也要尽快披露给投资人,要求目标公司与合作开发方签订协议,对于合作开发完成的发明创造衍生的权利进行约定。

 

六、专利是否存在许可、质押、保全等情况,及专利出资的专利权是否存在权利瑕疵

在做尽职调查时,要审查被投资与并购公司名下的专利是否存在许可、质押、保全等情况,如果存在上述情况也要在尽职调查报告中进行披露,以供投资人参考。获取专利是否存在许可、质押、保全等情况的方法很简单,登录专利局官网就可以核查,也可以同时申请专利登记簿,在专利登记簿里面也会详细记载下列与专利申请和专利权有关的信息 (一)专利权的授予; (二)专利申请权、专利权的转移; (三)专利权的质押、保全及其解除; (四)专利实施许可合同的备案; (五)专利权的无效宣告; (六)专利权的终止; (七)专利权的恢复; (八)专利实施的强制许可; (九)专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。笔者也处理过一些个案,专利权人将专利许可给他人实施,但是没有在专利局进行备案登记,所以,在专利局无法查询,针对这种情况,在尽职调查时就需要权利人出具一份承诺,承诺该专利不存在许可、质押、保全等权利瑕疵,否则将承担一定的责任。以此来限制权利人要履行充分的告知义务。

 

七、专利中发明人的奖励报酬问题;

关于发明人的奖励报酬问题也是在尽职调查中容易被忽视的。根据专利法实施细则第78条规定:“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。近些年,由于发明人的维权意识普遍提高,很多发明人在从原工作单位离职后,就会以专利权人未向发明人支付奖励报酬为由提起诉讼,法院基本上都支持了发明人的诉讼请求,判令专利权人向发明人支付几十万到上百万/专利不等的奖励报酬。笔者也曾经代理过发明人起诉原公司未支付奖励报酬案,法院也支持了发明人的诉讼请求。针对这个风险点,在尽职调查中要披露给投资人,并敦促作为专利权人的目标公司尽快与发明人就奖励报酬问题签署协议,约定一个较低的费用解决掉潜在的巨大风险,为投资人减少损失。

 

八、专利的实施是否存在或可能存在被强制许可的问题:

专利强制实施许可,是指国务院专利行政部门在法定的情形下,不经专利权人许可,授权他人实施发明或者实用新型专利的法律制度,取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费。根据专利法第49规定:在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。在专利法第50条对药品的强制许可做了规定,专利法第52条对半导体技术的强制许可做了规定。所以,我们在做尽职调查时,如果,被投资与并购的公司涉及药品或半导体技术的技术研发,生成的发明创造就可能存在被强制许可的问题。

 

九、专利的稳定性:

   专利获得专利局授权后并非就一定具有很好的稳定性,特别是外观设计专利和实用新型专利在专利局审查阶段不经过实质审查,这就导致外观设计专利和实用新型专利的稳定性不高,在尽职调查过程中,可以要求权利人向专利局申请专利权评价报告,从而进一步确认专利的稳定性。对于发明专利也可以委托第三方进行检索,并分析该发明专利的稳定性,再确认该专利的估值。

笔者曾经代理过一系列专利侵权案件,专利权人的专利被不同的请求人先后提起过8次无效宣告,没有一次获得成功,该专利经过8次无效的检验说明稳定性很好,而且该专利技术又是该领域的核心技术,竞争对手生产相关产品必然会使用该专利,这样的专利价值就会很高。

 

十、专利的撰写质量:

我们判断一篇专利技术的价值,不应该仅仅看技术本身,更应该看重专利的撰写质量,因为一篇发明或实用新型专利的保护范围是通过授权专利文件上记载的权利要求书所决定的,权利要求稳定,保护范围宽就能起到保护作用,权利要求的保护范围写的过窄就容易被竞争对手抄袭后再进行规避设计。笔者曾经处理过很多案例,其中,一个投资机构很看重一家科技公司的发展前景,因为这家科技公司研发的产品具有非常高的技术含量,而且已经研发出了具体的产品投入市场销售,市场反映很好。在谈判时,这家科技公司的估值非常高,因为这家科技公司围绕自己的核心产品布局了大量专利。但是,在投资公司委托笔者的团队对这家公司的专利进行尽职调查时发现,这家公司的专利撰写质量很差,权利要求的保护范围写的非常小,而且在权利要求中还写入了很多非必要技术特征,这种专利的撰写质量就导致了,专利权利人根本无法通过专利起到限制竞争对手抄袭核心技术再对写入专利权利要求保护范围的非核心技术进行规避设计的目的。因为根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条规定,被诉侵权的技术方案中只要有一个技术特征与专利权人主张的权利要求记载的全部技术特征相比不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围,不构成侵权。而且,这家科技公司的产品已经上市,技术方案已经全部公开,不能再就已经公开的技术方案重新撰写高质量的专利,他们申请的专利也已经超过了12个月的优先权期限,也丧失了以优先权的方式再完善专利技术方案的可能,通过我们提供的分析意见,投资人重新评估了这家科技公司的估值,最终以一个非常低的价格完成了投资。

 

十一、专利的布局是否合理:

专利的布局包括技术方案的布局,也包括申请地域的布局,专利技术的布局是否合理也会直接影响被投资与并购公司的价值。专利的地域性布局具体是指专利保护具有地域性,简单讲就是在中国专利局授权的专利,仅能在中国地域范围获得保护,在美国授权的专利,仅能在美国获得保护,一旦超过专利授权的地域范围,即使竞争对手完全抄袭专利技术,专利权利人也不能禁止他人实施。在笔者处理的投资与并购尽职调查中,曾经遇到过一家海外留学人员创办的高科技公司,这家公司就相关技术在中国申请了发明专利,但是并没有在其他国家就相同的技术进行专利申请,而且尽职调查发现问题的时候已经超过了中国专利申请日的12个月的优先权期限,丧失了就相同的技术方案在其他国家申请专利的机会,而这家被投资与并购公司的产品主要的市场又是在美国和欧洲,因为没有在美国和欧盟布局专利,就意味着无法在除中国以外的国家或地区阻止竞争对手的抄袭。笔者在进行尽职调查时还遇到过,目标公司申请了PCT国际专利,就自认为可以在全球范围有效,使专利技术可以在全球范围获得保护,这个理解同样是错误的,在尽职调查中也要核查清楚。因为,一个PCT国际专利申请要经历国际阶段和国家阶段。要想获得某个国家的专利,专利申请人还必须履行进入该国家的手续,由该国的专利局对该专利申请进行审查,符合该国专利法规定的,才能被授予特定国家的专利权。以上这些问题在尽职调查中应该仔细核查,及时发现问题提供给客户在投资与并购时参考。

在尽职调查时需要核查的重点还可以包括技术方案的布局是否合理,是否能起到预期的保护效果。保护效果好的专利布局一般采用技术“点”的布局,一个创新产品往往会包括几个甚至几十个技术创新点,就每一个技术创新点进行专利布局,就可以最大限度的阻止竞争对手的抄袭,因为哪怕竞争对手的产品上只有一个技术点落入了布局专利的保护范围,就会被认定专利侵权。笔者在进行尽职调查时也发现过被尽调公司就创新产品仅布局一个完整产品的专利,采用的是技术“面”的布局,该产品专利的权利要求包括若干个技术特征“点”,根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条规定,被诉侵权的技术方案中只要有一个技术特征与专利权人主张的权利要求记载的全部技术特征相比不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围,不构成侵权。所以,这种布局方式存在的缺陷在于,竞争对手可以在抄袭产品绝大部分创新点的同时,只需要规避掉一个技术特征,就不侵权。所以,技术保护方案的布局是否合理,也会影响专利的保护效果,进而影响被投资与并购公司的估值。

 

十二、被尽调公司的专利技术是否有侵犯他人专利的风险:

笔者在做尽职调查时发现,有些客户认为技术方案一旦获得专利授权,就可以自由实施,不存在侵犯他人专利的风险。这个理解是不正确的,因为,判断是否构成侵权,是将被控侵权产品的技术特征与他人的专利进行单独比对,如果被控侵权产品的技术特征落入了他人专利的保护范围,就会被认定侵权,不会因为自身有专利就免责。所以,在进行更深入的尽职调查时,还需要对被尽调公司的技术方案是否侵犯他人在先专利进行大量的检索,尽可能全面的找到在先申请的相关专利,再进行是否侵权的分析判断。被尽调公司的技术是否有侵犯他人专利的风险,也会影响被尽调公司的估值,甚至直接影响投资公司是否还要继续投资该项目。

 

十三、技术是否可专利:

笔者曾经处理过一个投资人委托的专利保护专项法律服务,在与被投资公司的技术人员对接进行专利保护时发现,发明人提供的该公司核心技术的方案与行业内已有技术和已有专利并没有实质性不同,也没有发明人所说的技术和效果上多高的先进行。按照现有的技术方案去申请专利几无授权可能,甚至该技术方案还存在侵犯其他公司已有专利的风险,笔者将该问题披露给委托人后,委托人为难了,因为委托人在委托笔者提供专项法律服务之前,已经在该项目上投资了几千万,终止投资意味着血本无归,继续投资又面临巨大风险。所以,投资人在投资科技项目前要委托专业的团队对该项目的技术先进性和可专利性进行充分的尽职调查。

 

十四、专利申请前是否有过任何形式的公开:

     这个问题也是在尽职调查中容易忽视的,传统的知识产权尽职调查,往往只核查专利技术是否已经授权,但即使是已经授权的专利,如果有证据证明在申请专利之前有过公开,也有被无效的风险,造成这个问题的原因是,专利局的审查员在审查专利是否符合授予专利权的条件时,往往只在数据库检索是否有在先的专利文件公开了目标专利的技术方案,以此判断目标专利是否应该被授予专利权,审查员无法检索和审查数据库之外的公开资料。笔者曾经代理过多个类似的专利侵权案件,就是通过查找到了申请专利前公开的学术论文、专利权利人在申请专利前已经在先销售等证据,无效了涉案专利。基于以上经验,笔者认为在做尽职调查中还要核实被投资与并购公司的专利技术是否有过任何形式的公开,并披露给投资人作为参考。

 

十五、被尽调公司是否曾经将自有专利或技术转让给他人;

在尽职调查中,往往只核查目标公司名下的专利情况,忽视目标公司是否曾经将自有专利或技术转让给他人,这一疏忽有可能给投资人造成非常大的损失。笔者曾经处理了一个客户的类似法律问题,该客户将公司主营产品涉及专利技术的专利申请权转让给了自己的竞争对手,该客户自以为该专利是否能授权还无法确定,即使专利授权,也是两年后的事情,随着产品的更新迭代,也不会有专利侵权风险。但是客户认为没有问题的风险最终发生了,在该客户上市期间,受让专利技术的竞争对手以该授权的专利阻击客户上市,笔者经过深入分析发现了目标专利中存在的一些问题,出具了不侵权的法律意见书,才得以帮助客户上市。通过这个案例,笔者认为,被尽调公司是否曾经将自有专利或技术转让给他人应该是尽职调查的重点,一旦疏忽,在受让专利的技术获得授权,被投资与并购公司产品又落入专利保护范围的情况下,就会对被投资与并购企业的估值造成影响。

 

十六、被尽调公司专利涉诉情况调查;

专利涉诉情况调查主要包括两部分,第一部分是被尽调公司使用自有专利起诉竞争对手专利侵权的诉讼情况;第二部分是竞争对手通过专利起诉被尽调公司专利侵权或竞争对手虽未起诉但有发过律师函警告被尽调公司停止侵权的情况。对于涉诉信息可以在中国裁判文书网、北大法宝等网站进行查询。在第一部分中,查询和分析被尽调公司使用自有专利起诉竞争对手专利侵权的诉讼情况,可以判断行业内竞争对手对于专利技术的依赖程度。在诉讼中,竞争对手往往会对涉案专利提起无效宣告,通过查询无效结果,也可以判断涉案专利的稳定性。在第二部分中,查询和分析竞争对手起诉或发函警告被尽调公司的情况,可以判断被尽调公司的技术是否落入竞争对手专利的保护范围。

 

十七、技术团队核心研发人员的保密和竞业限制问题:

    投资人在投资与并购科技公司时,往往更加关注研发团队的研发实力和技术的先进行,投资人有资金优势,但对于技术不甚了解,这就需要通过保密协议和竞业限制协议限制被投资与并购公司的核心研发人员,避免因核心研发人员另起炉灶,影响被投资与并购公司自身发展。

综上,有的朋友会讲没有风险也就不会有商业机会,但是,上述风险即使因客观情况无法全部避免,通过上述尽职调查中反馈的问题,也可以使投资人在与被投资与并购公司谈判时掌握主动,以一个较为合理的价格完成投资,尽职调查中呈现的问题就是投资人与被投资人谈判的筹码。

丁律师简介

姓名:丁敬伟  

                                    

职务:律师、专利代理师

 

邮件:13723456101@163.com

                                         

联系电话:13723456101

 

执业领域:知识产权、公司证券和商事纠纷

 

业务经验:

丁敬伟律师自2006年开始从事知识产权代理及相关法律工作,同时具有律师和专利代理师两项合法执业资格。

丁敬伟律师从事知识产权法律工作多年,在知识产权业务领域积累了丰富的经验,对专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法和知识产权领域的融资、法律风险防范及企业知识产权战略策划等有一定的研究,现担任多家公司的法律顾问,在商事领域、公司证券、投融资领域同样具有丰富的经验,并为众多客户提供了专业的法律服务。

丁敬伟律师曾为深圳市前海联合发展控股有限公司、中兴通讯股份有限公司、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司、哈尔滨工业大学深圳研究生院、敦泰电子股份有限公司、深圳瑞凌实业股份有限公司、中海地产集团有限公司、深圳市建筑科学研究院股份有限公司、维珍妮国际(集团)有限公司等上市公司、高校及科研院所提供过法律服务。

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