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从专利制度来思考,如何保护技术的基本策略

发布时间:2019-01-02 15:05:58浏览次数:334

从专利制度来思考,如何保护技术的基本策略

       律辉知产维权网   围权君   2019.1.1

 

随着专利法的第四次修改草案出台,越来越多的企业家、发明家意识到专利申请的重要,但并不清晰哪个环节最重要。甚至有人觉得拿到专利证书是最重要的,以为拿到证书就万事大吉了,以后出现维权不利的时候,就觉得我们的知识产权法律有漏洞,律师有问题,行政管理部门有责任,侵权行为太容易规避,专利申请没用等。其实,归根结底,是不了解专利的一些基本制度,所以也没有从专利制度的角度出发,将自己的发明创造保护好。本文就是从专利制度出发,介绍如何展开专利的保护。

一、关于专利制度的介绍

(一)专利保护的客体是技术方案

对于一家企业来说原创的产品、改进的产品、原创的方法或者是改进的方法,这些都是为了实际解决某一技术问题而提出来的技术解决方案,一般情况下都属于专利的保护客体,可以申请发明专利或实用新型专利。对于涉及产品外形的美学设计可以申请外观设计专利。

(二)我国专利法中的专利有发明、实用新型和外观设计三种类型

三种专利的特点通过以下表格进行对比:

发明专利

实用新型专利

外观设计专利

保护的客体

产品、方法

仅保护产品

产品的外观设计

审查方式

实质审查

初步审查

初步审查

审查周期

2年左右

7-14个月

4-6个月

保护期限

20年

10年

15年

权利稳定性

稳定

不稳定

不稳定

费用

(三)专利保护具有地域性

专利保护是有地域限制的,目前,虽然就专利保护有很多的国际协作,但是,由一个国家或地区批准的专利仅仅在该国或地区有效,如果想谋求在其他个国家或地区得到专利保护的话,申请人必须要向目标国或地区再次提出专利申请。因此,所谓的“国际专利”实际上是不存在的,人们所熟知的PCT程序,也仅仅是一个国际专利的申请体系,在该程序中,并不涉及专利的授权,授权程序仍然由各个成员国的国家阶段来完成。

鉴于此,如果企业就某项技术想在外国得到专利保护的话,则需要向该目标国提出专利申请,主要的途径包括PCT途径和巴黎公约途径(本文不展开介绍)。

(四)专利保护具有时间性

正如第(二)条中所附表格所示,专利保护是有期限的。

(五)专利权人具有排他权

一旦获得专利权,专利权人即获得了这样的权利:他人(包括单位)需要获得专利权人的同意,才可以实施该专利技术。因此,专利权人可以制止其他人未经其同意而制造、许诺销售、销售、使用和进口专利产品或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。当然,专利权人还有诸如转让其专利、放弃其专利的各种民事权利。

但是,需要强调的是,专利权虽然是一种排他权,决不能看作是一种实施权,在某些情况下,专利权人自己都不能够实施自己的专利技术。

(六)先申请原则

先申请原则是指不同的人就相同的发明创造申请专利,专利权授予最先申请的人。这一点的现实意义是:需要评估竞争对手的研发进度而确定申请专利的时机。

(七)撰写专利申请文件的重要性

如果要获得专利权,发明人需向国家知识产权局提交其专利申请文件。专利申请文件的重要性不言而喻,主要体现在:

1、其是申请人公开其发明创造、传播技术信息的原始内容;

2、是专利局决定是否授予专利权的依据;

3、是日后判断是否构成侵犯专利权的依据。

专利申请文件的撰写质量直接决定着专利申请的前途和将来获得的专利权的价值,可以这么说,一项好的技术如果没有撰写好,就是一个不好的专利,一个一般的技术如果撰写得当的话,也可能成为一个好专利。

(八)专利是用公开换取保护

专利制度的一个根本出发点是:发明人要公开其发明创造,从而换取一定时间的保护,等到专利权保护期限届满后,该技术即进入公用领域,供社会公众无偿使用。因此,如果想要获得专利保护,充分公开发明创造是申请人的一个义务。

(九)专利权有严格的实体性要求

对于一项技术方案来说,在具备专利法规定的新颖性、创造性以及实用性的前提下,才能够被授予专利权。技术方案是否具备新颖性和创造性是专利审查的重点所在,也是专利申请最常见的驳回理由。

新颖性这项要求,必须在技术方案为公众所知之前先要申请专利,否则可能会给获得专利权造成障碍。

(十)专利权可以被宣告无效

专利制度还留有一个纠错的环节,就是审查中(还包括未经实质审查的实用新型和外观设计)由于各种原因没有发现专利存在的缺陷而授权的,仍然可以通过后续的无效宣告程序予以纠正,即宣告该专利权无效。因此,被授予专利权的发明、实用新型或外观设计,并不代表就一劳永逸了。

 

二、利用专利制度的基本策略

企业在利用专利制度上,主要需要注意以下两个基本策略:

(一)专利申请策略

为了获得恰当的专利保护,需要考虑专利申请的策略,一般考虑如下重点问题:

1、专利挖掘

这一步主要依靠企业自身的力量开展,需要提高相关管理层和技术人员的专利意识和知识,遵循“一技术问题、一技术方案、一专利申请”的思路进行挖掘即可。

2、申请与不申请的选择

首先,申请专利与专利权的后续维护都是有成本的,就一些过于显而易见并且价值不大的技术方案并不适合去申请专利,因此,需要做出一些取舍。当然,对于发明人放弃申请专利的技术方案,存在被别人申请进而获得专利权的可能,鉴于此,如果担忧出现上述情形而受制于他人,可以考虑公开这一技术方案,从而阻止他人就该方案获得专利权(破坏其新颖性),但是需要保留公开的证据。当然,用申请专利的方式公开某些技术方案属于常见的策略,只是这需要一定的成本。

其次,有一些技术方案并不容易被反向工程所破解,例如工艺流程、工艺条件、配方等等,这种类型的技术更适合用技术秘密的方式保护起来,而不能一概地申请专利,毕竟专利是有保护期限的,而技术秘密则可能得到更长时间的保护。

这里需要提及的是,即便某些技术方案提出了专利申请,也需要适当注意其公开程度,在充分公开的前提下可以适当地保留一些技术内容,这样做的目的是一方面可以获得专利权的保护,另一方面最优的实施方式仍然属于技术秘密而仅为专利权人所拥有。

3、专利申请时机的选择

结合前面提及的先申请原则和新颖性,及时申请专利十分重要的,否则,如果被竞争对手抢先申请专利将给贵司造成一定的损失。另外,为了保证顺利授权,需要避免产品先上市销售再申请专利的做法,以免丧失新颖性。

在某些情况下,例如研发进度大幅领先竞争对手的情况下,一些技术可以先储备起来,在该新技术替代旧技术之前某个时间段,或者竞争对手可能研发出类似成果时,再进行专利申请是比较适宜的,这样可以在一定程度上延长专利保护的期限。

4、专利类型的选择

在决定了申请专利的情况下,则面临申请何种类型专利的问题了,一般主要考虑技术方案的价值、创造性、紧迫性和费用等因素来选择申请类型。

5、保护主题的选择

专利申请主题的选择是至关重要的,直接关系到专利申请被授予专利权后保护范围的大小、选择被告的便利性以及举证的难易程度等。一般是基于产品主题优先原则、产品与方法并重原则和产业链布局原则进行谋划。

(二)专利布局策略

仅仅简单地申请一两件专利是很难有效地保护发明创造的,基于目前的专利法律体系、地域性限制等因素,如果想保护好自己的发明成果,最大化保护范围,必须要进行合理的规划布局,主要考虑以下几个问题:

1、区域性布局

由于专利保护地域性的限制,如果在所有具有专利制度的国家和地区都申请专利应该会得到最好的保护,但是,专利全球布局的成本是非常高的,因此,申请人需要进行一定的取舍。在何地申请专利与在何地实施专利技术是紧密联系的,如果需要到其它国家或地区进行实施有关技术的话(例如在国外进行生产,或者将有关产品出口到国外),则需要考虑在这些国家或地区申请专利。

2、基础专利与外围专利的布局(农村包围城市战略)

基础专利指的是制造某个技术领域的某种产品必须使用的技术所对应的专利,这种技术往往是产品的核心技术或者是基础技术,无法通过一些规避设计手段绕开。外围专利是相对于基础专利来说的,是在其基础上进一步改进而产生的一系列专利。

对于专利权人自己的基础专利,应该考虑在该基础专利技术的基础上,大量申请围绕基础技术的改进专利,从而在该技术领域形成一张专利网,提高进入该技术领域的门槛,限制竞争者。

而对于他人拥有的基础专利,作为想进入该技术领域的人来说,也考虑在该基础专利技术的基础上,大量申请围绕基础技术的改进专利,这样一来,虽然外围专利的拥有者仍然不能直接使用别人的基础专利(专利侵权),但是,基础专利的专利权人在具体实施自己的基础专利的时候也会碰到这些外围的“篱笆”,这样,基础专利的专利权人为了避免侵犯专利权就可能与外围专利的专利权人形成“交叉许可”,双方互相使用对方的专利,而不提起专利侵权诉讼。

3、方法与产品的同时布局

专利保护的主题分为产品和方法两类。对于产品的改进,应当需要布局相应的的方法权利要求,反之亦然,以扩大保护范围。

4、从小元件到大系统的布局

虽然发明创造仅仅在于某个元件(或零部件)的改进,但是需要从产业链的角度来分析,看对于应用这个元件的机构、设备、系统是否也具有可专利性,进而布局到这些相应的主题,以扩大专利的保护范围。

5、从核心元件到具体应用的布局

有些元件的发明创造是原理性的,该元件的应用范围可能很广,这就需要布局很多的具体应用,以扩大保护范围。

如果能充分了解专利制度在申请专利前,做好专利的申请布局,重视专利申请的文件撰写,后续的专利证书和专利维权是水道渠成的问题,这才是专利申请的重要环节。

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